新規事項追加

特許法17条の２第3項には、明細書等に記載された事項に含まれない新規事項を追加するクレームの補正を禁止しています。今回は、新規事項追加として異議取り消し決定後に取消決定取消請求があった事例を紹介します（令和８年（行ケ）第１００１９号 特許取消決定取消請求事件）。物の発明であっても明細書に記載のない処理の順序を追加する補正は、新規事項の追加と判断されます。

（要旨）本件訂正発明１において、ユーザが取得を選択し又は選択しなかったトレーディングカードの「データを詰め合わせ設定として残らないようにする」ことは、ユーザ側情報端末が当選情報を表示し、ユーザが当選に係るトレーディングカードを取得するか否かの選択をした後に行われることが、特許請求の範囲の記載からして明らかである。これに対し、当初明細書等には、「カード抽選処理を行い、カード詰め合わせ在庫から当選したカードを選び、図２のステップＳ１０において、カード詰め合わせ在庫から当選したカードを当選リストに移す（データを反映させる）。」（【００３６】）、「カード配送依頼選択画面２０が表示された状態で、ユーザがカードの配送依頼を否定する場合、…ユーザの所持ポイントに還元ポイントを加算する。このようなポイント還元の場合は、ユーザがポイント還元を選択したトレーディングカードのデータを、当選リスト（当選したカードは既にカード詰め合わせ在庫から当選リストに移動している）から、全カード在庫へ移動する。」（【００４７】）、「カード配送依頼選択画面２０が表示された状態で、ユーザがカードの配送依頼を選択する場合、…カード発送を受け付け、全カード在庫の内、当選リスト（当選したカードは既にカード詰め合わせ在庫から移動している）から、ユーザが配送依頼を選択したトレーディングカードのデータをピッキングリストに移動させ、商品データと在庫数を反映させる。」（【００４８】）、「図２のステップＳ１０において、カード詰め合わせ在庫から当選したカードを当選リストに移動させているので、…不要なトレーディングカードがカード詰め合わせ在庫に残るのを防止している。」（【００５０】）などと記載されており、当選に係るトレーディングカードの「データを詰め合わせ設定として残らないようにする」処理は、一貫して、ユーザ側情報端末にカード抽選結果が表示され、ユーザが当該カードを取得するか否かを選択するよりも前に行われるものとして記載されている（次の【図２】を例にとると、ユーザ側情報端末にカード抽選結果が表示される処理は「Ｓ１３」、ユーザによる選択は「Ｓ１５」であって、「データを詰め合わせ設定として残らないようにする」処理は「Ｓ１０」となる。）。そして、当初明細書等を精査しても、当選に係るトレーディングカードを取得するか否かをユーザが選択した後に、当該トレーディングカードの「データを詰め合わせ設定として残らないようにする」処理が行われる旨の記載は見当たらない。したがって、本件補正により追加された特許請求の範囲の記載（構成要件Ｄ－１及びＤ－２の二重下線部分）の構成は、当初明細書等に記載された事項の範囲内のものではないというほかない。

原告は、構成要件Ｄ－１及びＤ－２における「ともに」という語は、その語義に「ひとつになって。いっしょに。」等を含むことから、本件訂正発明１における「データを詰め合わせ設定として残らないようにする」処理は、提供処理や還元処理と同時に、又は並行して行われる処理との意味に限定されるべきではない旨主張する。しかし、「ともに」という語に原告が主張するような意義があるとしても、上記⑶のとおり、特許請求の範囲の記載によると、「データを詰め合わせ設定として残らないようにする」処理は、少なくともユーザ側情報端末が当選情報を表示し、ユーザが当選に係るトレーディングカードを取得するか否かの選択をした後に行われるものとされていることは明らかであるから、原告の上記主張は、上記の判断を左右しない。また、原告は、本件訂正発明１及び２はいずれも「物」の発明であって、「方法」の発明のように、時系列の処理、実行に構成の詳細が拘泥されて解釈されるべきではない旨主張する。しかし、本件訂正発明１及び２の特許請求の範囲の記載は、いずれも、カードシステムという「物」の発明の構成として、管理サーバによるトレーディングカードの抽選と当選情報のユーザ側情報端末への送信（構成要件Ｂ）、ユーザ側情報端末による当選情報の表示とユーザによる当選に係るトレーディングカードの取得の選択（構成要件Ｃ）、ユーザの選択に応じた管理サーバによるトレーディングカードの提供処理又はポイントの還元処理（構成要件Ｄ）といった各種処理が手順（構成要件Ｂ、Ｃ、Ｄの順）を経て行われるものである旨を特定しているのであって、このような特許請求の範囲の記載を採用した以上、「データを詰め合わせ設定として残らないようにする」処理（構成要件Ｄ－１、Ｄ－２）は、それが記載された箇所にて行われると解釈するのが妥当であって、処理の順序を問わないとすることはできない。