動機付けと阻害要因

本願特許の進歩性を否定する際に、引用文献同士を組み合わせる動機付けがあるか、阻害要因があるかについて検討されます。今回は、甲１発明に甲2記載事項を組み合わせる動機付けと阻害要因が争点となった事例を紹介します（令和７年（行ケ）第１００２３号 審決取消請求事件）。甲１発明に甲２記載事項の化合物を適用して本願発明を満たす可能性があれば組み合わせる動機付けがあり、甲１発明に110度以上の紫外線吸収剤を選択することが好ましいと記載されていても、110度未満の紫外線吸収剤を適用する阻害要因はないと認定されました。

（要旨） 被告は、前記第３の２〔被告の主張〕⑵イのとおり、紫外線吸収剤を多量に添加すれば紫外線吸収機能は向上するものの、ガラス転移温度（Ｔｇ）が大きく低下してしまい（甲５５～５８）、また、甲１によれば、紫外線吸収剤の違いによりＴｇの低下の度合いに差があることが明らかであるから、要件ａと要件ｂを両立するには、適切な紫外線吸収剤を用いる必要があるといえ、要件ａと要件ｂを両立できるか否かが不明な化合物Ｋ等を甲１発明Ａに適用する動機付けがないと主張する。
しかし、前記ア(ｵ)のとおり、本件の具体的事情の下においては、当業者は、甲２に記載された化合物Ｋ、Ｏ、Ｐについて、これらのうちいずれかの紫外線吸収剤を用いて樹脂組成物を製造し、この樹脂組成物から偏光子保護フィルムを作製した場合に、作製されるフィルムが要件ａないしｃを満たす可能性があるとするのであれば、これらの化合物を甲１発明Ａにおける紫外線吸収剤として適用し、作製されるフィルムが要件ａないしｃを満たすか否かを確認・検討する動機付けがあるといえるから、化合物Ｋ、Ｏ、Ｐが要件ａと要件ｂを両立できるか不明であることをもって、これらの紫外線吸収剤を甲１発明Ａに適用する動機付けがないことにはならない。

被告は、前記第３の２〔被告の主張〕⑶のとおり、甲１の記載に接した当業者は、甲１におけるトリアジン系紫外線吸収剤としては、単に「優れた紫外線吸収能力」を有するというだけではなく、甲１の目的を達成するため「優れた耐熱性、優れた光学的透明性」を有し、さらに、「加熱溶融加工時の揮発が少なくフィルム製造時のロール汚れも発生しにくい」という性質を有していなければならないと理解するところ、融点が１３０℃を大幅に下回る化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを積極的に用いる動機付けは存在せず、むしろ、これらの化合物を用いた場合には、「加熱溶融加工時の揮発が少なくフィルム製造時のロール汚れも発生しにくい」という甲１発明Ａの目的が達成できなくなるため、阻害要因が存在すると主張する。しかし、前記⑶イのとおり、フィルム製造時のロール汚れの発生防止は、甲１に記載されている発明が解決しようとする課題（段落［０００６］）に挙げられておらず、甲１において、フィルム製造時のロール汚れの防止の観点から融点が１１０℃以上の紫外線吸収剤を選択することが好ましいとの記載が存在するとしても、そのことをもって、融点が１１０℃未満の紫外線吸収剤を甲１発明Ａに適用することの動機付けがないとか、これを適用することについて阻害要因があると認められることには直ちにならない。そして、甲１の段落［００２９］には、甲１に記載された発明に用いることのできるトリアゾール系紫外線吸収剤として、融点が１１０℃未満であるものも挙げられている（甲６～８）。そうすると、甲２の化合物Ｋ、Ｏ、Ｐの融点が１３０℃未満であることをもって、これらの紫外線吸収剤を甲１発明Ａに適用することの動機付けがないとか、これを適用することについて阻害要因があると認められることにはならない。